案例评析｜关于无效宣告程序中权利范围修改是否合理的判断

导语

修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，而不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。二、当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准。供稿：孔旗

裁判文书请戳

上诉人阿尔法拉瓦尔股份有限公司（以下简称阿尔法拉瓦尔公司）因与被上诉人国家知识产权局，原审第三人SWEP国际公司发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年2月25日作出的（2016）京73行初5802号行政判决，向最高院提起上诉。最高院于2019年5月15日立案后，依法组成合议庭，本案现已审理终结。

阿尔法拉瓦尔公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2016年11月8日立案受理。阿尔法拉瓦尔公司起诉请求：撤销被诉决定，责令国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。

原审法院审理后认为：阿尔法拉瓦尔公司在无效宣告请求的审查过程中修改了权利要求书，修改后的独立权利要求包括授权权利要求1的全部技术特征和权利要求2、20的附加技术特征。阿尔法拉瓦尔公司称修改后的权利要求1的技术方案实际上是授权权利要求20引用权利要求2的技术方案。然而，授权权利要求20引用权利要求19，权利要求19引用权利要求18，如果阿尔法拉瓦尔公司以授权权利要求20引用权利要求2的技术方案作为修改后的独立权利要求的内容，则修改后的独立权利要求中还应当包括授权权利要求18、19的附加技术特征。授权权利要求18限定了铁基钎焊填料物质含有Si、B、P、Mn、C或者HF的一种或者多种。授权权利要求19限定了铁基钎焊填料物质含有Cr、Ni、Si、B、P、Mn、C、Hf中的至少一种，并给出了每种元素的量的范围，即当铁基钎焊填料物质含有上述元素中的多种时，每种元素的量都应受到权利要求19记载的数值的限制。修改后的权利要求1虽然限定了铁基钎焊填料物质同时包含Fe、Cr、Ni、Si、B五种元素，且Cr、Ni、Si、B元素的含量范围均小于其引用的权利要求中记载的含量范围，但修改后的权利要求1采用开放式的撰写方法，并未排除铁基钎焊填料物质可含有P、Mn、C、Hf四种元素。当铁基钎焊填料物质中含有这四种元素时，由于修改后的权利要求1对这四种元素的具体含量范围并无限定，故实际上扩大了原专利的保护范围，违反了专利法实施细则第六十八条的规定。

阿尔法拉瓦尔公司上诉请求：撤销原审判决，撤销国家知识产权局作出的第29765号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），判令国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。其相关事实与理由之一为：原审判决和无效决定关于专利号为200680018368.4、名称为“钎焊不锈钢制品的方法和由此方法获得的不锈钢钎焊制品”的发明专利（以下简称本专利）修改后的权利要求扩大了原专利保护范围的认定错误。1．阿尔法拉瓦尔公司对权利要求的修改方式属于删除并列技术方案，应予接受。2．阿尔法拉瓦尔公司对权利要求1的修改没有扩大原专利的保护范围。（3）最高人民法院（2014）行提字第17号行政判决确立了对权利要求的解释采取最大合理解释原则，即基于权利要求的文字记载，结合对说明书的理解，对权利要求作出最广义的合理解释，本案应遵循这一原则。综上，本专利的修改方式应予接受，修改的权利要求没有扩大原专利的保护范围。

国家知识产权局辩称：原审法院认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求驳回阿尔法拉瓦尔公司的上诉请求。其相关事实和理由为：（一）原审判决关于对本专利权利要求的修改扩大了原专利保护范围的认定正确。阿尔法拉瓦尔公司在无效宣告程序修改的权利要求1并未包含授权权利要求18、19的特征，且采用开放式撰写方式，并未排除铁基钎焊填料物质可含有P、Mn、C、Hf四种元素。当铁基钎焊填料物质含有上述四种元素时，由于修改后的权利要求1对此无限定，故实际上扩大了原专利的保护范围。（二）被诉决定于2016年作出，不应适用2017年《专利审查指南》的相关规定。而且根据2002年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第六十八条的规定，无论适用2010年或者2017年的《专利审查指南》，上述修改均不得被接受。

最高院认为，本案二审的争议焦点问题之一是：阿尔法拉瓦尔公司对本专利权利要求的修改是否应予接受。

专利法实施细则第六十八条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”

本案中，判断阿尔法拉瓦尔公司对本专利权利要求的修改是否应被接受，需要结合其对权利要求的修改方式和修改内容具体判断。

1．关于权利要求的修改方式。被诉决定认为当授权权利要求18引用权利要求2时，权利要求20的技术方案应当包括权利要求1、2、18、19、20的全部技术特征，而目前的修改方式中仅仅将授权权利要求20的附加技术特征加入到权利要求1或权利要求2中，故认定专利权人对权利要求的修改方式不符合专利法实施细则第六十八条及2010年《专利审查指南》的规定。分析上述审查逻辑，被诉决定系以对本专利权利要求的修改不符合2010年《专利审查指南》的修改方式为由不予接受。对此，最高院认为，虽然被诉决定依据的2010年《专利审查指南》规定无效宣告程序中对权利要求的修改方式一般限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。无效宣告程序中，修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，而不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。特别是，2017年《专利审查指南》已经将无效宣告程序中的修改方式扩展到四种基本修改方式，包括对权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。在对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的前提下，对修改方式的适度放宽，既有助于专利确权程序聚焦发明创造核心，又不会影响社会公众对已授权专利文件的信赖利益。本案中，阿尔法拉瓦尔公司的修改方式，系将从属权利要求2、20的技术特征进一步限定至授权权利要求1中，属于对权利要求的进一步限定，该修改方式应被接受。

2．关于权利要求修改不得扩大原专利的保护范围的比对基准。专利无效宣告程序中，当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准。即，应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较，而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。这是因为，专利授权后对社会公众具有公示作用，社会公众的信赖利益通常建立在保护范围最大的独立权利要求上，并据此预测和评价自身行为的合法性。将从属权利要求的附加技术特征加入到独立权利要求中，系对独立权利要求的进一步限定，并未扩大原独立权利要求的保护范围，相反还会缩小原独立权利要求的保护范围。在此基础上，不会损害原专利的公示效力，也不会损害社会公众基于原专利而产生的信赖利益。本案中，阿尔法拉瓦尔公司在无效宣告程序中修改了本专利权利要求书，将从属权利要求2、20的附加技术特征补入至授权权利要求1中，是对授权权利要求1的进一步限定，并未扩大授权权利要求1的保护范围。原审法院认为由于修改后的权利要求1对权利要求19中P、Mn、C、Hf元素的具体含量范围并无限定，故扩大了原专利的保护范围，上述认定实质上是将修改后的权利要求与原专利权利要求19的保护范围进行比对，比对基准有误，最高院予以纠正。

综上，阿尔法拉瓦尔公司在无效宣告程序中对权利要求的修改方式应被接受，且修改范围未超出原专利的保护范围，该修改符合专利法实施细则第六十八条之规定。原审法院对此认定错误，最高院予以纠正。阿尔法拉瓦尔公司关于修改后的权利要求1未超出原专利保护范围的上诉主张成立，最高院予以支持。

往期精彩

长按识别杨宇宙律师个人微信二维码（yangyuzhou3342），了解更多

文章好看就点这里